專利代理人必讀：創(chuàng)造性審查中對(duì)公知常識(shí)的充分說理

編者按：在發(fā)明專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性審查中，審查員常會(huì)使用公知常識(shí)，在能夠找到公知常識(shí)性證據(jù)的情況下，應(yīng)當(dāng)通過證據(jù)進(jìn)行證明。而某些情況下，難以找到書面證據(jù)，審查員也可以對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行充分說理來提升通知書的說服力。公知常識(shí)的說理實(shí)質(zhì)上是使用規(guī)范的語(yǔ)言對(duì)邏輯心證過程進(jìn)行合法、合理、合情的表達(dá)，本文作者根據(jù)其審查實(shí)踐，總結(jié)了三種說理方式。一起來看看。

原標(biāo)題：創(chuàng)造性審查中對(duì)公知常識(shí)的充分說理

在發(fā)明專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性審查中，審查員常會(huì)使用公知常識(shí)，在能夠找到公知常識(shí)性證據(jù)的情況下，應(yīng)當(dāng)通過證據(jù)進(jìn)行證明。某些情況下，難以找到書面證據(jù)，審查員也可以對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行充分說理來提升通知書的說服力。公知常識(shí)的說理實(shí)質(zhì)上是使用規(guī)范的語(yǔ)言對(duì)邏輯心證過程進(jìn)行合法、合理、合情的表達(dá)，筆者根據(jù)自己的審查實(shí)踐，總結(jié)了以下三種說理方式。

三段論式說理

三段論通常被描述為：對(duì)具體案件做出判決的法律規(guī)則（大前提）、案件事實(shí)（小前提）、裁決（結(jié)論）。通過詳實(shí)的分析法律規(guī)則與案件之間的關(guān)系，可以使得最終的裁決順理成章、合乎邏輯。如：

案例1，一件專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種用于顯示奧氏體不銹鋼310S連鑄坯樹枝晶組織的腐蝕方法。其與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：對(duì)比文件1中電解腐蝕液為20％的NaOH，電解電壓3V，電解時(shí)間30秒，而該申請(qǐng)中電解液為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9%至12%的NaOH，電解腐蝕電壓2V至4V，電解時(shí)間4.5分鐘至5.5分鐘。

為此，審查員引入對(duì)比文件2：專利申請(qǐng)公開了一種奧氏體不銹鋼的電解制樣方法，其采用10％NaOH在13V至22V下電解腐蝕42秒至66秒。由于對(duì)比文件1中NaOH濃度與該申請(qǐng)相差一倍，電解時(shí)間為與本發(fā)明更是存在近10倍差距，電解液的濃度、電壓、電解時(shí)間是一個(gè)整體，因此對(duì)參數(shù)的整體調(diào)整是否屬于本領(lǐng)域的常規(guī)選擇就成為申請(qǐng)人與審查員爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。

對(duì)此，審查員說理如下：

“將現(xiàn)有技術(shù)整體考量”是創(chuàng)造性審查的基本原則，首先需考慮現(xiàn)有技術(shù)中是否存在發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出改進(jìn)。然后再判斷針對(duì)這一技術(shù)問題現(xiàn)有技術(shù)是否存在相應(yīng)的解決方案，這一解決方案是否給出技術(shù)啟示，使其能夠應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而得到權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。具體到本案，對(duì)比文件1中使用了高濃度的電解腐蝕液而無法保證精度；對(duì)比文件2公開了在電解液選擇時(shí)不僅要考慮到拋光質(zhì)量，還要對(duì)多種材料具有通用性，其采用10％NaOH作為電解液來對(duì)奧氏體不銹鋼進(jìn)行相應(yīng)的電解腐蝕。而本領(lǐng)域也公知電解液濃度過高會(huì)影響加工精度、濃度過低則影響電解速度，因此常需要調(diào)節(jié)電解液濃度、電解電壓、電解時(shí)間以獲取最佳電解質(zhì)量，即現(xiàn)有技術(shù)整體上給出了將所有區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于對(duì)比文件1中以解決其技術(shù)問題的技術(shù)啟示。

在該答復(fù)意見中，審查員針對(duì)爭(zhēng)議，先對(duì)創(chuàng)造性的審查原則作了相應(yīng)解讀，然后結(jié)合對(duì)比文件1、對(duì)比文件2所公開的內(nèi)容以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)知識(shí)詳細(xì)分析了二者為什么能進(jìn)行結(jié)合，最終達(dá)成一個(gè)準(zhǔn)確、令人信服的結(jié)論。

漸進(jìn)式說理

所謂漸進(jìn)式說理，就是分層次、按順序、循序漸進(jìn)地進(jìn)行完整有效的分析，該說理方式由淺入深，得到的結(jié)果往往令人信服。如：

案例2，一件專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種碳纖維復(fù)合材料孔隙率對(duì)比試塊的標(biāo)定方法。其與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：采樣時(shí)試片的長(zhǎng)度方向與纖維軸方向分別形成-5°至5°、40°至50°、85°至95°和130°至140°的角度。

對(duì)此，審查員做出如下分析：

本領(lǐng)域公知的是，在生產(chǎn)過程中，碳纖維復(fù)合材料中的孔隙有兩種基本類型：第一是沿纖維方向形成的孔隙，呈圓形或者被拉成與纖維軸向平行的橢圓形；第二是沿層間及樹脂富集區(qū)內(nèi)凹坑處形成的形狀較為規(guī)則的孔隙。因而在分析多向鋪層的碳纖維復(fù)合材料的孔隙率時(shí)，通常在垂直于每一纖維軸向的橫截面上進(jìn)行取樣。由于碳纖維復(fù)合材料板是由許多單層纖維材料按照一定的鋪層順序膠接而成的，各鋪層結(jié)構(gòu)間存在力學(xué)耦合現(xiàn)象，因此，通常將碳纖維復(fù)合材料板設(shè)計(jì)為沿鋪層方向厚度均勻分布的對(duì)稱層合板，對(duì)于鋪設(shè)角度，常常選取0°、90°和±45°。在需要對(duì)多向鋪層的碳纖維復(fù)合材料孔隙率對(duì)比試塊進(jìn)行標(biāo)定時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)在垂直于每一纖維軸向的橫截面上進(jìn)行取樣，具體而言，是在0°＋90°、90°＋90°和±45°＋90°即90°、180°、45°和135°的方向上進(jìn)行取樣，以保證所測(cè)得的孔隙率平均值能準(zhǔn)確地反映對(duì)比試塊的孔隙率。

在該審查意見中，審查員從碳纖維孔隙的基本組成、取樣方式、多向鋪層的鋪層角度選擇等角度分層次地闡述如何選取能準(zhǔn)確反應(yīng)試塊的孔隙率的代表性試樣，讓申請(qǐng)人逐步認(rèn)識(shí)這種具體手段或參數(shù)選擇的“常規(guī)”性，從而將其認(rèn)定為“公知常識(shí)”.

示例法說理

審查員在對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行說理時(shí)，適當(dāng)時(shí)可采用一些生活實(shí)例、專利文獻(xiàn)或非專利文獻(xiàn)進(jìn)行輔證，以增加公知常識(shí)的可信性。如：

案例3，一件專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種地表含水性的電性識(shí)別方法。其與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：通過在采煤工作面對(duì)應(yīng)的地表以及回采區(qū)對(duì)應(yīng)的地表設(shè)置四條測(cè)量線，對(duì)工作面及未采區(qū)對(duì)應(yīng)的地表的電阻率進(jìn)行全面測(cè)定，進(jìn)而與不同含水量的地表沙土樣品的電阻率比較，直接獲得相應(yīng)地表含水率。

對(duì)此，審查員的說理如下：

采用高密度電法測(cè)量電阻率時(shí)，單條測(cè)線只能測(cè)得一個(gè)剖面內(nèi)電阻率的變化，并不能反應(yīng)地下電阻率在水平（或橫向）方向上的變化。而在許多工程和環(huán)境的含水性測(cè)量中，地下地質(zhì)的情況非常復(fù)雜，短距離內(nèi)的電阻率就有很大的變化，因此，本領(lǐng)域常在工作區(qū)內(nèi)布置多條測(cè)線以準(zhǔn)確地反映整個(gè)測(cè)區(qū)內(nèi)電阻率的變化。隨后，審查員列出多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，證明現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)公開了通過布置多條測(cè)線來準(zhǔn)確確定測(cè)區(qū)內(nèi)電阻率的變化，進(jìn)而確定含水性的變化。審查員還詳細(xì)闡述了工作區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)出多條測(cè)線，使這些測(cè)線盡可能的垂直異常體走向。覆蓋測(cè)區(qū)是設(shè)計(jì)測(cè)線的基本思路，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照該思路，通過合理次數(shù)的實(shí)驗(yàn)即可確定上述區(qū)別的具體布置。

在案例3中，審查員從區(qū)別特征實(shí)際解決的技術(shù)問題入手，指出如何獲得能全面反映待測(cè)地層的電阻率變化的問題是本領(lǐng)域所普遍面臨的技術(shù)問題，以及現(xiàn)有技術(shù)中解決該問題通常設(shè)計(jì)方式，并進(jìn)一步通過例舉的方式來增強(qiáng)可信度。隨后，審查員明確了設(shè)置測(cè)線的思路，進(jìn)而推導(dǎo)出多條測(cè)線的具體布置方式是本領(lǐng)域的常規(guī)手段。

以上例舉沒有窮舉在公知常識(shí)評(píng)述中可以采用的說理方式。事實(shí)上，對(duì)于公知常識(shí)的說理方式并沒有統(tǒng)一要求，不管采用何種說理方式，都要在充分檢索了解現(xiàn)有技術(shù)情況的前提下，基于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，通過對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的分析來正確、充分表達(dá)審查員的觀點(diǎn)和意見，盡可能做到讓申請(qǐng)人信服。（張瑞 黃艷）

（文章來源：中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）

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